商標(biāo)注冊被商標(biāo)駁回的原因分析及駁回的救濟(jì)途徑

按照小盾知識產(chǎn)權(quán)法務(wù)顧問多年處理駁回案件的經(jīng)驗,通常商標(biāo)被商標(biāo)局判定駁回存在大致如下原因:
1、他人在先申請:商標(biāo)局審查員在審查的時候如果發(fā)現(xiàn)商標(biāo)局?jǐn)?shù)據(jù)庫中有存在相同或者近似的商標(biāo),將會以該理由將你的商標(biāo)進(jìn)行駁回。這種原因的出現(xiàn)有兩個,一個是商標(biāo)查詢存在黑暗期,所以導(dǎo)致沒有篩查出來。二是由于商標(biāo)注冊人疏忽導(dǎo)致,在提出申請前沒有進(jìn)行商標(biāo)近似的查詢,導(dǎo)致白白浪費(fèi)了注冊費(fèi)用。
2、商標(biāo)近似被駁回:兩個商標(biāo)在文字字形、讀音、含義、圖形的構(gòu)圖及顏色、整體結(jié)構(gòu)、立體形狀、顏色組合近似,容易令公眾產(chǎn)生誤認(rèn)或混淆的,一般會被認(rèn)定為近似商標(biāo)而被駁回。
一般來說,在商標(biāo)取名和logo設(shè)計時,如果刻意模仿其他品牌,產(chǎn)生傍名牌的想法,則有非常大的可能被認(rèn)定為近似商標(biāo)而被駁回。
3、商標(biāo)名稱是通用名稱:比如在蘋果類別注冊商標(biāo)名稱“蘋果”等。
4、商標(biāo)缺乏顯著性:當(dāng)申請的商標(biāo)過于簡單,如使用簡單的線條、普通幾何圖形時,審查員會認(rèn)為該商標(biāo)缺乏顯著特征,不具備可識別性,而被駁回。
5、使用了禁止注冊商標(biāo),在商標(biāo)法第10條,11條有關(guān)于禁止注冊的商標(biāo)名稱。
第十條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用:
(一)同中華人民共和國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗、勛章相同或者近似的,以及同中央國家機(jī)關(guān)所在地特定地點的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的;
(二)同外國的國家名稱、國旗、國徽、軍旗相同或者近似的,但該國政府同意的除外;
(三)同政府間國際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的,但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外;
(四)與表明實施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗印記相同或者近似的,但經(jīng)授權(quán)的除外;
(五)同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的;
(六)帶有民族歧視性的;
(七)夸大宣傳并帶有欺騙性的;
(八)有害于社會主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。
縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標(biāo)。但是,地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外;已經(jīng)注冊的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。
第十一條 下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊:
(一)僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的;
(二)僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的;
(三)缺乏顯著特征的。
前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標(biāo)注冊。
商標(biāo)被駁回后,唯一的救濟(jì)途徑就是駁回復(fù)審。用戶可以根據(jù)被駁回的理由合理分析是否需要做駁回復(fù)審,并且商標(biāo)法有規(guī)定,提出駁回復(fù)審的期限是在得到通知書的15天內(nèi),否則過期無效,商標(biāo)無法注冊成功。雖然駁回復(fù)審很強(qiáng)大,但這并不意味著所有被駁回的商標(biāo)都有被拯救的價值,強(qiáng)行去挽救那些沒有必要的商標(biāo),只會無端增加自己的時間成本,造成資源浪費(fèi)。
(一)如何在駁回復(fù)審中應(yīng)對商標(biāo)局的絕對駁回理由:
商標(biāo)局的絕對駁回理由所依據(jù)的是《商標(biāo)法》第10、11條的規(guī)定。
概括來講,如果申請商標(biāo)違反了社會的公序良俗或缺乏顯著性,則申請商標(biāo)會被商標(biāo)局駁回。
在涉及絕對駁回理由的駁回復(fù)審中,商標(biāo)注冊申請人向商標(biāo)評審委員會提出的復(fù)審理由 通常包括直接論證部分和間接論證部分。
1. 直接論證部分
商標(biāo)評審委員會在審理涉及絕對駁回理由的駁回復(fù)審申請時,通常會遵循商標(biāo)局和商標(biāo)評審委員會聯(lián)合頒布的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中的具體審查原則。如果申請人能夠?qū)⑸暾埳虡?biāo)的情形歸因至《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的審查原則的例外情形,則申請商標(biāo)有望核準(zhǔn)注冊。因此,直接論證部分往往是關(guān)于申請商標(biāo)的情形屬于審查原則的例外情形的論證。
2. 間接論證部分 《商標(biāo)法》第11條第2款規(guī)定:“前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征,并便于識別的,可以作為商標(biāo)注冊。”因此,如果商標(biāo)局以《商標(biāo)法》第11條第1款所規(guī)定的絕對駁回理由駁回了商標(biāo)注冊申請,則申請人可以舉證證明其在申請商標(biāo)的注冊申請日前,長期將其本身不具有顯著性的標(biāo)志作為商標(biāo)使用在自己的商品上,申請商標(biāo)與所使用的商品之間已經(jīng)建立起了很強(qiáng)的對應(yīng)關(guān)系,相關(guān)公眾認(rèn)為該標(biāo)志指代的就是其使用人的商品,該標(biāo)志事實上已經(jīng)發(fā)揮出了區(qū)分商品來源的作用。商標(biāo)注冊申請人可以參照馳名商標(biāo)的證據(jù)要求收集用以證明前述事實的證據(jù)。
(二)如何在駁回復(fù)審中應(yīng)對商標(biāo)局的相對駁回理由:
商標(biāo)局的相對駁回理由所依據(jù)的是《商標(biāo)法》第30、31條的規(guī)定。概括來講,如果申請商標(biāo)與他人在先的引證商標(biāo)(包括已注冊的商標(biāo)、初步審定公告的商標(biāo)和注冊申請中的商標(biāo))構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)的話,則申請商標(biāo)會被商標(biāo)局駁回。在涉及相對駁回理由的駁回復(fù)審中,商標(biāo)注冊申請人向商標(biāo)評審委員會提出的復(fù)審理由通常亦包括直接論證部分和間接論證部分。
1. 直接論證部分
如何論證申請商標(biāo)與他人在先的引證商標(biāo)并不構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo),是駁回復(fù)審成功的關(guān)鍵所在。從邏輯上講,只要下列任一條件成立,商標(biāo)注冊申請人亟需得出的“申請商標(biāo)與他人在先的引證商標(biāo)并不構(gòu)成相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)”的結(jié)論即可成立:
(1)申請商標(biāo)所指定的商品與他人在先的引證商標(biāo)所指定的商品并不構(gòu)成相同或類似商品。
(2)申請商標(biāo)與他人在先的引證商標(biāo)并不構(gòu)成相同或近似商標(biāo)。
2. 間接論證部分
在完成了直接論證部分后,倘若商標(biāo)注冊申請人可以進(jìn)一步舉證證明如下事實,則可起到補(bǔ)強(qiáng)直接論證部分的效果,從一定程度上影響商標(biāo)評審委員會審查員的自由心證,從而使案件審理朝有利方向發(fā)展:
(1)申請商標(biāo)與引證商標(biāo)在市場上長期共存在中國或外國市場上,能夠起到區(qū)分各自商品來源的作用,相關(guān)公眾并未因申請商標(biāo)與引證商標(biāo)的共存而對商品的來源產(chǎn)生混淆和誤認(rèn)。
(2)存在有利的在先審查例在商標(biāo)局或任何外國商標(biāo)行政機(jī)關(guān)的審查實踐中,存在與本案情況相似的在先審查例,在這些審查例中,在相同或類似商品上彼此共存的兩注冊商標(biāo)之間的差別與申請商標(biāo)和引證商標(biāo)之間的差別性質(zhì)相同。
這個也是非常常見的商標(biāo)被駁回的情況,通常小盾知識產(chǎn)權(quán)公司法務(wù)顧問對由于在先近似而駁回復(fù)審商標(biāo)提出如下事實理由:
1、外觀整體呼叫不同;
2、設(shè)計風(fēng)格不同;
3、翻譯成中文后的實際含義不同;
4、經(jīng)過持續(xù)使用的證據(jù);
5、商標(biāo)實際影響力和知名度;
除此之外,對于商標(biāo)近似駁回復(fù)審的還可以對構(gòu)成要素、字形、構(gòu)圖等方面進(jìn)行多方舉證。
當(dāng)商標(biāo)局以相對駁回理由駁回商標(biāo)注冊申請時,除了向商標(biāo)評審委員會提出回復(fù)審申請外,商標(biāo)注冊申請人還可根據(jù)不同情況采取以下一種或多種輔助措施,以消除引證商標(biāo)所形成的在先權(quán)利障礙,達(dá)到獲得核準(zhǔn)注冊的最終目的。根據(jù)筆者的實務(wù)經(jīng)驗,商標(biāo)注冊申請人通常可以考慮采取以下輔助措施:
(一)向商標(biāo)局提出撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標(biāo)申請;
(二)向商標(biāo)評審委員會提出注冊商標(biāo)無效宣告申請;
(三)適時向商標(biāo)局提出商標(biāo)異議申請;
(四)通過協(xié)商的方式獲得引證商標(biāo)的所有權(quán)或使用權(quán);
(五)通過協(xié)商的方式獲得引證商標(biāo)注冊人出具的《商標(biāo)注冊同意書》,或與引證商標(biāo)注冊人達(dá)成《商標(biāo)共存協(xié)議》;
(六)就申請商標(biāo)中沖突部分以外的剩余部分向商標(biāo)局單獨提出注冊申請;
(七)就申請商標(biāo)向商標(biāo)局重新提出注冊申請;
(八)適當(dāng)修改申請商標(biāo),并就修改后的申請商標(biāo)向商標(biāo)局提出注冊申請。
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